动态与观点
- 引言 -
现有设计抗辩是外观设计专利侵权诉讼中经常用到的抗辩手段。被控请求人举证证明被控侵权产品实施的是现有设计，不构成侵权。在侵权诉讼中无论是涉案专利与被控侵权产品之间，还是被控侵权产品与现有设计之间的比对，一般比对基础均是产品种类相同或者相似。
但是在实务中经常会出现被控侵权人举证的现有设计与被控侵权产品种类不相同，而两者的外观高度相似的情况，此时就会遇到跨产品种类之间是否可以进行现有设计抗辩的问题，也就是“转用”是否适用于现有设计抗辩的问题。
- 探讨 -
相关法律规定
现有设计抗辩的法条依据来自于专利法第67条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第2款规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第62条（新法已调整为第67条）规定的现有设计。
我国外观设计专利申请仅进行初审，授权专利稳定性不强，侵权诉讼中往往会同时进行专利无效，导致整个侵权诉讼周期很长。此外，依据专利权的保护范围应与专利权人的创新性贡献相适应的原则，专利权人只能就其相对于现有设计的创新性贡献获得专利保护，如被控侵权产品属于现有设计，则不应纳入外观设计专利权保护范围。
基于上述理由，为了防止公有领域的设计被不合理地排他使用，简便高效地保护公众使用现有设计的自由，减轻被控侵权人的诉累，我国专利制度中建立了现有设计抗辩制度，阻止专利权人有关专利侵权的知识产权请求权的行使。
《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.2节中关于“转用”定义：是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。模仿自然物、自然景象以及将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到产品的外观设计中，也属于转用。可知“转用”指的是不同种类产品之间设计转移使用。
现有设计抗辩比对客体是被控侵权产品的外观与现有设计，比对的前提是两者产品种类相同或者相近。当侵权诉讼中被控侵权产品与现有设计产品两者产品种类不同时，涉及现有设计的转用，是否还适用现有设计抗辩，在实务中存在较大争议。
目前司法判例中还是倾向于现有设计抗辩中不宜引入“转用”概念。主要理由在于：现有设计抗辩应当仅进行“新颖性”判断，而不做“创造性”判断。
专利法第23条第1款的规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。专利法第23条第1款实务中称为“新颖性”判断条款，主要是判断现有设计与授予专利权的外观设计是否“相同”或者“实质性相同”，判断“相同”或者“实质性相同”比对的前提均是两者产品种类相同或者相近。
而专利法第23条第2款的规定：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。《专利审查指南》第四部分第五章第6节根据专利法第23条第2款的审查，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别，是指如下几种情形：
1.涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；
2.涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；
3.涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。
上述第（2）项关于“转用”的情形属于“是否具有明显区别”判断，实际上做的就是“创造性”判断。
案例分析
理论永远是灰色的，而实践之树常青。笔者也检索到个别法院已经有支持“转用”适用于现有设计抗辩的案例。如广东省高级人民法院(2017)粤民终91号，该案中涉案专利ZL201330203493.5，名称为“门花(M08)”，涉案专利与被诉侵权产品均为门花，为装饰构件，属于装饰品。
上诉人(原审被告)以其在纽约公共图书馆查询到的《The Cabinet Maker’s Album》(New York,Steiger,1871-1872)一书第44页“木雕餐柜”的设计图案主张现有设计抗辩。
该案的裁判要点：
1.认为现有设计为木雕餐柜上的图案，用于装饰餐柜，属于《国际外观设计分类表》中06-04类“存放物品用家具”产品，因此，被诉侵权产品与现有设计产品不属于相同种类或者相近种类的产品。
2.依据《专利审查指南》第四部分第五章6.2.2节对判断现有设计是否存在具体的转用启示的细化，明确指出“由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计”属于“明显存在转用手法的启示的情形，由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别”。
当一个装饰品的外观设计特征与某一其他不同种类产品的外观设计特征相同或者仅存在细微差别的情况下，该装饰品的外观设计不能被授予专利权。基于外观设计专利不保护现有设计的基本原理，若一项外观设计属于对现有设计的转用而与该现有设计没有明显区别，则该外观设计不应纳入专利保护范围。
广东高院认为在外观设计专利侵权纠纷中，若被诉侵权产品的外观设计属于对现有设计的转用，且属于《专利审查指南》第四部分第五章6.2.2节的情形，则应当依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第2款的规定认定该被控侵权产品实施的是现有设计，被控侵权人实施被控侵权产品的行为不构成侵犯专利权。
关于“转用”是否适用于现有设计抗辩，在于如何解释与适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第2款的规定：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第62条规定的现有设计。
核心争议点在于“无实质性差异”是否与专利法第23第1款的“实质性相同”评价标准相同，还是说“无实质性差异”已经延伸至专利法第23条第2款“是否具有明显区别”评价标准。
- 结语 -
介于目前最高法院还未有明确的指导性案例，亦或者对上述司法解释进行进一步明确的基础上，不易将“转用”适用于现有设计抗辩。
首先，专利法67条与专利法第23条均使用的是“现有设计”这个概念，对于在同一部法律中出现的相同措辞，应当赋予其相同的含义。司法解释第14条第2款中的“无实质性差异”应当等同于“实质性相同”，而不应外延至“是否具有明显区别”。
其次，北京高院《专利侵权判定指南理解与适用》也明确强调：进行现有设计抗辩判定，应当先审查被诉侵权产品与现有设计所对应的产品是否属于相同或者相近种类产品。
再次，基于专利保护范围的公示性，专利保护范围圈的边界是清晰的，公众可以明确知道在自由实施设计方案时应当避开这个圈。而当现有设计抗辩的标准统一时，公众可以明确知道在自由实施设计方案时应当尽量落入现有设计这个圈内。当现有设计抗辩的标准不统一时，现有设计这个圈的边界其实是模糊的，亦会导致公众在自由实施设计方案时无所适从。
