在（2017）京73民初1588号、1590号、1591号案件中，领创所代理原告一审胜诉，北京知识产权法院认定三个涉案专利属于《专利法》第六条第一款所规定的“执行本单位的任务”所完成的发明创造，判决专利权归原告北京环科环保技术有限公司、北京市环境保护科学研究院、清华大学共有。领创律师充分利用所有举证手段、据理力争，最终取得全面胜利，有力维护了当事人合法权益，避免了国有资产流失。

工作亮点：

专利权属纠纷中认定职务发明创造时，除了考察发明创造完成时间外，往往需要确定发明人完成单位工作任务的范畴，并判断诉争专利的技术方案是否来源于该工作任务。但专利的撰写申请过程中，会对技术内容进行概括和取舍，这样会带来专利技术方案与单位的技术资料之间存在差异。

本案中，在诉争专利技术方案与原告证据中的技术方案存在区别时，如何判断诉争专利是否构成“执行本单位的任务”所完成的发明创造，是确定专利权归属的关键。

法院认为，涉案专利与在先技术方案是否存在一定区别与认定涉案专利是否为职务发明创造之间没有必然联系，关键应审查该发明创造与发明人的本职工作或单位分配任务是否密切相关。对于实用新型专利而言，应主要审查涉案专利与本职工作或单位分配任务在技术领域、发明构思、技术方案是否直接相关或是否系其合理的延续。如果该发明创造与发明人执行本单位任务所涉的在先技术方案直接相关或系对在先技术的进一步改进，即使二者存在区别，也属于“执行本单位的任务”所完成的发明创造。

基本案情：

2014年1月，原告北京环科环保技术公司（简称环科公司）、北京市环境保护科学研究院（简称环科院）、清华大学共同承担了“燃气锅炉低氮燃烧技术装备研发与示范”的科研项目（课题编号为：D141100001114001），并约定共同享有低氮燃烧器相关知识产权。原告等单位投入人员、资金、技术完成该课题的研发，并于2016年5月完成结题审计。

2017年，原告发现被告北京泷涛环境科技有限公司（简称泷涛公司）先后在2016年1月和3月向国家知识产权局申请了与低氮燃烧器相关多项专利，发明人中包括原告指派参与前述科研项目的人员，专利申请日在项目完成主要技术开发之后、项目结题之前，专利技术方案与项目研发内容密切相关，原告认为上述专利构成其职务发明创造，专利权依法归其享有，遂诉至法院，请求确认上述专利归三原告共有。

北京知识产权法院于2020年5月26日、6月11日公开开庭审理此案。

本案难点：

涉案专利的发明人既有原告的人员，也有被告的人员，且在庭审中，发明人宋某武、宋某鹏出庭作证，称被告员工为发明创造的完成做出了实质性贡献。此时，判断涉案专利是否构成原告职务发明创造的关键在于审查发明人与原告之间的关系以及发明人的工作职责与涉案专利技术方案的关系。

（一）涉案专利发明人是否属于《专利法》所称的“本单位”人员

《专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位。由此可见，“本单位”一词应作广义的理解，“本单位”的工作人员包括临时工作人员，例如从其他单位借调、聘请来的人员。虽然这些人员的编制或劳动关系在其他单位，但借调单位、聘用单位实际上是把他们纳入本单位的工作计划的，所以在完成该单位所分配工作的情况下，应当视为本单位的工作人员。

本案中，被告辩称发明人宋某鹏系清华大学的硕士研究生，其并非清华大学的员工，与清华大学并未建立劳动或劳务关系。宋某鹏出庭作证称其根据个人意愿以泷涛公司实习生的身份参与科研项目，负责燃烧器研发相关工作，上述专利涉及的技术系其与泷涛公司陈某、刘某峰等一起完成，与原告承担的科研课题无关。

根据庭审查明事实，发明人宋某鹏系清华大学热能工程系硕士研究生，于2016年6月毕业后入职泷涛公司。自2014年9月起，导师指派其参与了涉案课题项目，每月领取相应劳务费，并将项目所涉低氮燃烧技术作为其硕士研究课题方向，其硕士毕业论文中的部分内容与涉案课题项目一致，且在论文中致谢部分载明感谢清华大学、环科院、环科公司的大力帮助，而并未提及泷涛公司。法院据此认定宋某鹏系以清华大学人员的身份参与涉案课题项目，其与清华大学存在临时性劳务关系，属于清华大学的临时工作人员，构成《专利法》所称的“本单位”人员。

本案中，被告还提交了发明人陈某、刘某峰的劳动合同及社保缴纳记录，证明涉案专利为其利用自身科研力量完成的研发工作，涉案专利发明人中包括原告的人员是为了配合原告完成项目结题。

根据庭审查明事实，陈某、刘某峰虽然作为泷涛公司的员工参与了涉案课题项目，但涉案课题项目系市科委以公开招投标的方式确定项目承担单位，而泷涛公司并非承担单位，无法指派人员参与涉案课题项目。根据宋某武的证言可知，陈某、刘某峰是环科院的潘某找来参与到项目里面，此时，陈某、刘某峰应当认定为环科院的临时工作人员，构成《专利法》所称的“本单位”人员。

（二）涉案专利的技术方案是否构成“执行本单位的任务”所完成的发明创造

依据《专利法实施细则》第十二条，“执行本单位的任务”所完成的发明创造又包括：1、在本职工作中作出的发明创造；2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。这其中，第1、2种情形是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造，既包括本职工作，也包括单位交付的本职工作之外的工作任务，对于此类职务发明创造，其完成时间要件为发明人与单位工作关系存续期间，其内容要件为发明创造的内容应属于发明人完成单位任务内容的范畴；第3种情形针对的是发明人离开原单位后所作出的发明创造，其完成时间要件为发明人离开原单位1年内，其内容要件不限于本职工作内容或原单位分配的任务内容，只要发明创造本身与原单位本职工作或分配任务有关即可。

本案中，被告主张，涉案专利所采用的技术方案与涉案课题项目所涉低氮燃烧器的研发思路以及原告享有权利的两项专利所采用的技术方案存在诸多区别，二者并不相同，泷涛公司自行研发申请的专利技术不应再被认定为原告的职务发明。

法院认为，涉案专利与在先技术方案是否存在一定区别与认定涉案专利是否为职务发明创造之间没有必然联系，判断一项发明创造是否为“执行本单位的任务”所完成的发明创造，关键应审查该发明创造与发明人的本职工作或单位分配任务是否密切相关，对于二者关联性的认定，应主要审查涉案专利与本职工作或单位分配任务在技术领域、发明构思、技术方案是否直接相关或是否系其合理的延续。如果该发明创造与发明人执行本单位任务所涉的在先技术方案直接相关或系对在先技术的进一步改进，即使二者存在区别，也属于“执行本单位的任务”所完成的发明创造。

本案中，涉案专利技术方案与涉案课题项目及原告在先专利的技术领域相同，均属于低氮气体燃烧器领域；发明构思相同，均通过采取分级燃烧、加强旋流混合的方式提高燃烧稳定性并减少氮的排放；技术方案相近，均通过设置分级燃料喷管、相同结构的旋流盘以达到混合及分级燃烧从而减少氮排放。因此，涉案专利与涉案课题项目具有紧密关联，因涉案课题项目属于涉案发明人的工作任务范畴，故涉案专利与发明人的工作任务密切相关，其完成时间要件和内容要件符合《专利法》第六条第一款所规定的“执行本单位的任务”所完成的发明创造，属于职务发明创造。

综上，法院判决专利权归原告北京环科环保技术有限公司、北京市环境保护科学研究院、清华大学共有。

沈斌律师：从事知识产权法律服务工作十五年，长期以来从事专利、商业秘密、著作权、商标等方面的诉讼及非诉服务，服务过国内外著名的大企业，比如北京京东方公司、中国科学院、美国陶氏化学、沙特基础工业公司、日本索尼公司、日本尼桑公司、德国德莎环球公司、阿迪达斯、九牧卫浴等等。