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伴随行业的分工越来越细，代加工也愈见普遍。但如果委托产品专利侵权，代工厂是否会共同担责呢？
近日，最高人民法院（下称最高法院）就一起涉及“触摸框”的发明专利侵权纠纷案作出二审判决，认定广州诚科商贸有限公司（下称诚科公司）等5被告生产销售的“触摸框”（下称被诉侵权产品）侵犯了广州华欣电子科技有限公司（下称华欣公司）享有的名为“一种触摸屏及其多路采样的方法”的发明专利权（下称涉案专利），各被告须停止侵权，并赔偿华欣公司经济损失等共计312.6万元，其中，峻凌电子（东莞）有限公司（下称峻凌公司）与佛山市厦欣科技有限公司（下称厦欣公司）这两家代工厂分别在105万元和52万元范围内对上述赔偿金额承担连带责任，撤销了一审法院此前作出的各被告不构成专利侵权的一审判决。
在业内人士看来，该案二审判决在充分保护专利权人合法权益、打击专利侵权行为的同时，引导正常参与产业分工的市场主体规范经营活动，避免遭受侵权指控和承担侵权责任的风险，彰显了严格保护知识产权和精细化审判的司法理念。
起诉代工产品侵权
一切要从涉案专利说起。
2010年7月，案外人北京汇冠新技术股份有限公司就涉案专利提交发明专利申请，并于2013年10月获得授权（专利号：ZL201010235151.7）。经授权，华欣公司独占实施许可该专利，并有权以自己名义进行维权。
2018年，华欣公司发现诚科公司等3家公司推出的被诉侵权产品涉嫌落入涉案专利的权利要求保护范围，经公证取证后，华欣公司将上述3家公司及峻凌公司、厦欣公司共同起诉至一审法院，并索赔1000万元。
上述5家被告均否认侵权，并认为，被诉侵权产品与涉案专利不构成相同或等同，华欣公司发起诉讼的目的意在打击竞争对手等。
对于华欣公司的起诉，一审法院经审理认为，被诉侵权产品未落入涉案专利的权利要求保护范围，华欣公司的主张不能成立。
华欣公司不服，向最高法院提起上诉。
最高法院经审理后认为，被诉侵权产品具有涉案专利“触摸屏”“触摸检测区”的技术特征及其他技术特征，被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。经查明，诚科公司等3家公司的股东均系华欣公司的前员工，3家公司存在信息互通、分工合作，共同实施了侵犯涉案专利权的行为。结合各被告提交的财务资料等证据，最高法院酌情确定3公司共同赔偿华欣公司292.6万元经济损失和20万元合理开支。
此外，最高法院还认为，虽然在案证据尚不足以证明峻凌公司与厦欣公司明知或者应知其接受委托代为加工制造的被诉侵权产品系侵犯他人专利权的产品，故难以认定其与诚科公司等被告构成共同侵权，但两公司践行其注意义务的程度与其接受委托代加工的规模相比并不相称，亦存在一定过失，须承担相应的法律责任。
提高审查注意义务
事实上，因代加工而引发的知识产权争议并不少见，代工厂也大多以自己对争议专利不知情，仅是接受委托进行产品加工，不存在销售和许诺销售行为等理由进行抗辩。正如在该案中，峻凌公司与厦欣公司就辩称自己已同诚科公司等签订了委托协议，加工过程中的工作人员和原材料均由对方提供，自己不应承担连带责任。不过，对于两公司的相关主张，最高法院并未支持。那么，法院作出该判决的依据是什么呢？
对此，河南财经政法大学法学院院长冉富强在接受中国知识产权报记者采访时表示，代工厂是否就代工发生的被诉侵权行为承担侵权责任，需要区分明知和非明知两种情形。在明知的情形下，代工厂应承担侵权责任，但是在非明知的情形下，就需要考察代工厂是否尽到了应有的注意义务、是否具有过失等。在该案中，峻凌公司曾经为原告代工过产品，当被告委托代工功能和技术特征相同的产品时，应对此种情形格外关注，对被告的行为是否侵犯他人专利权进行适当的审查。同时峻凌公司规模较大，代工历史较久，对相关业务领域应该很熟悉，对该行业的技术发展、知识产权应该有一定的认识，因此应有能力进行审查。在有能力又有义务对代工产品的知识产权情况进行审查的，但疏于审查致使侵权发生的，应该被认定为有过错。因此，最高法院作出上述判决是合理的。
对此，北京无讼研究院专家顾问苏志甫表示认同，并补充到，在司法裁量酌定赔偿责任时，通常会考虑侵权规模、侵权人的主观过错以及侵权人自身经营状况等情节。在该案中，峻凌公司规模较大、成立时间较长，同时加工专利产品和被控侵权产品，其理应比厦欣公司更能注意到专利侵权事实，因此，最高法院认定其主观过失更严重进而承担更大的连带赔偿责任并无不当。对于厦欣公司而言，其作为代工厂，完整实施了涉案专利权利要求的技术特征，属于事实上或通常意义上的制造行为，构成对涉案专利的直接侵权。即便权利人仅起诉厦欣公司，不起诉委托人，厦欣公司也有很大概率会被法院认定构成侵权。虽然厦欣公司主张其与委托人签订了知识产权免责条款，但并不等同于其已践行其应尽的较高注意或审查义务。根据合同的相对性，知识产权免责条款所确定的权利义务仅对协议双方，即加工者和委托者有效，其效力不及于第三人，其起到的作用仅在于赋予加工者在承担侵权损害赔偿后对委托者享有追偿权。如果仅因侵权者签订免责条款而无法要求其承担赔偿责任，显然无法有效保护专利权人的合法权利。当然，尽管不足以构成免于承担赔偿的理由，但加工制造者约定知识产权免责条款的行为可以适度降低其过失程度。
未雨绸缪规避风险
那么，代工厂如何避免类似的侵权隐患呢？
对此，冉富强建议，由于代工厂规模不一，大部分代工厂不具备审查代工产品知识产权情况的能力，因此，应根据代工厂的规模或者专业能力确定其注意义务。对于规模大的代工厂施以更高的注意义务，而对于规模较小的代工厂则不宜施加过高的注意义务。
苏志甫表示，专利法立法宗旨在于从制造这一源头制止侵权，杜绝侵权产品的产生，使专利权获得充分有效的保护。因此，制造者应被赋予一定的积极注意义务，其主观不知情、很少进行专利检索不是免除其赔偿责任的合法理由。为此，代工厂在受委托之前应积极履行审查义务，例如在委托协议中加入知识产权瑕疵担保条款、要求委托方就相应加工产品提供专利权或专利许可证明文件、要求委托方出具涉案产品不涉及侵权的法律意见书或专利检索报告等。在未来涉及侵权纠纷时，法院会通过代工厂的前述积极注意行为认定其过错轻微，进而降低其连带赔偿数额。同时，代工厂通过合同约定知识产权瑕疵担保条款等方式，可以更好地实现案后对委托方的追偿。
